Existen nuevas figuras y modelos que permiten a los solicitantes proteger su marca.
(2ª. Parte)
En opinión del Lic. Bernardo Fernández del Castillo las siguientes modificaciones en la LPI son respecto a la reforma del 18 de mayo de 2018:
•marcas olfativas y sonoras: este tema permite atender a la actual competencia y en especial la gente que se dedica al mundo del marketing. Resulta benéfica la inclusión de este concepto, pues abre las puertas para que tengan otras formas de vender. Ejemplos de lo anterior es Intel (sonora) y los dardos con olor a cerveza o pelotas de tenis con olor a pasto recién cortado (olfativas)
•trade-dress: un concepto que se utiliza en EUA que permite proteger el contenido o el empaque o inclusive de algún producto; por ejemplo Starbucks y Mc Donald’s
•marca de certificación: un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como los componentes de los productos; las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados; la calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y el origen geográfico de los productos
•marcas notoriamente conocidas: cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma
•mala fe: se define esta con el objeto de dar elementos para proteger la marca de las personas que lamentablemente se aprovechan de nombres conocidos
•aviso de uso: ya existía anteriormente en la LPI, pero se realizaba después de los tres años que fue registrada una marca. Es polémico, porque todo el mundo sabe que si se registra una marca probablemente puedo iniciar la venta de productos o servicios de forma inmediata o en dos o tres meses o en más de tres años para poder implementarla, principalmente para marcas extranjeras que quieren ingresar a otro país, que de alguna manera se pueden afectar. Actualmente solo se debe presentar una declaratoria de que la marca esta en uso, si no se presenta el aviso o declaración de uso, el registro de nulifica y pues es un tema delicado.
•oposición: se perfeccionó, sirve para que una marca no sea registrable. Los pedimentos legales y el trámite de oposición no van a cambiar.
El IMPI sigue teniendo sus criterios de antecedentes y anterioridad o pedimentos, pero la oposición es para abrirle los ojos a la autoridad de que un tercero tiene la posibilidad de manifestarse.
Las marcas sonoras y olfativas (no tradicionales), representan una mejora en la materia, es que se abrió el espectro de posibles registros, esto es algo que se está haciendo en otros países, esto además para poder estar a la altura y firmar tratados de libre comercio.
Por ello considero que es oportuno, ya que es mejor hacerlo a que posteriormente lo quieran implementar o imponer. Realizarlo sobre la marcha no da buenos resultados, de ahí la importancia del tema de las marcas no tradicionales.
La figura trade-dress se implementó en los años 80’s en los Estados Unidos de América (EUA), y lo han ido perfeccionando. Actualmente se ve más, por la especialización de los productos, por la forma de venta y la competencia que existe.
Entonces hoy en día ya no solo se tiene un producto como tal, sino que este engloba la puesta en venta en el local comercial; el mismo producto se amplia para tener esta protección adicional.
Se vende la experiencia no solo el producto, para darle esa certeza jurídica al propietario de la marca. Ahora, donde se esté se identifica la marca, ejemplos de esto hay miles como cafeterías, restaurantes, supermercados, boutiques, etc.
El introducir obligaciones como la de señalar productos específicos para la protección de marcas y la de acreditar un uso a efectos de conservar el registro durante los primeros tres años de su otorgamiento; el clasificador internacional de productos servicios cuenta con 95 clases, que han sido un tema en México donde el mismo clasificador internacional tenía el famoso heading, que era para efectos de referencia y entender si el producto o servicio realmente entraba en esa clase.
Se volvió una costumbre en nuestro país, el que los abogados y los despachos ponían solo el heading y con ello se entendía que se protegía toda la clase. Esto ha sido modificado con las reformas y también quedo muy claro con otro decreto en el que se aclaraba que se tiene que poner específicamente, cuál producto o servicio es el que se está protegiendo.
¿Qué pasa si yo pongo los 150 productos que entran en la clase y solo uso algunos? se consideraría una nulidad de registro.
Lo más probable es que sea una nulidad parcial, aunque en principio es un tema que no está contemplado y se debe verificar, por lo que en su caso tendrá un carácter contencioso.
Inclusive cuando se cumple el plazo de los tres años y se tena que hacer la declaración de uso, se entiende esta es porque se están usando uno o varios de los productos. De tener un caso así, se podría dar la nulidad parcial y por la firma de la declaratoria, podría ser un delito, como falsedad de declaración.
La idea es que cuando se va a registrar una marca, se use y para que el día de mañana si hubiese alguien que está usando un producto o servicio similar en la clase registrada y con grado de confusión de imponga la oposición y el IMPI pueda citar las anterioridades para la semejanza.
Las marcas no tradicionales es un tema nuevo para todos, en donde se empieza a conocer y a implementar el cómo poder determinar si una marca sonora u olfativa cumple con los requisitos de ley.
En principio se encuentra el problema de cómo se plasman en papel, por lo que se tiene que acudir con especialistas para poder determinar las características de estos tipos de marcas y que la oficina de marcas reconozca que son únicas.
En las marcas sonoras es más sencillo porque existen lineamientos a nivel internacional, en los que por medio de una nota musical se puede demostrar y plasmar en papel; simple y llanamente porque tiene los famosos pentagramas, por ejemplo. Conclusiones Son temas muy interesantes.
La reforma ya entro en vigor y la forma en que se tiene que reestructurar y empezar a implementar esos criterios y ejecutar es un reto muy grande para la autoridad (oficina de marcas) y el tiempo nos ira diciendo cómo va. Lo que se busca es que realmente haya cientos de registros de estas características y que no sean tan mínimos que ni estadísticamente nos beneficien.
Al final de cuentas hay que cumplir, es una tendencia internacional e insisto es un reto para todos, es un nuevo sexenio y con los criterios que se vayan plasmando, sabremos si debemos acudir ante los tribunales.
Fuente: Revista: IDC (Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral). Asesor Jurídico Corporativo. En: “Cambios en materia de propiedad intelectual” Lic. Bernardo Fernández del Castillo. Número 429. Editorial Información Dinámica de Consulta, S.A. de C.V. 15 de Noviembre de 2018. Págs. 5 y6.